Flash-back judiciaire : les règles du jeu

La première décision de justice portant sur un conflit entre un nom de domaine et une marque date du 22 juillet 1996 et a été rendue par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. En l’espèce, la société SAPESO, possédant une filiale ATLANTEL elle-même titulaire de droits sur la marque ATLANTEL, avait déposé le nom de domaine atlantel.fr. Or, la société ICARE avait déposé de son côté auprès de l’Internic le nom de domaine Atlantel.com. Le tribunal a ordonné le retrait du nom de domaine déposé par la société ICARE.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a repris cet argumentaire dans une décision du 18 janvier 1999 en ordonnant à la société de droit américain W3 System, de procéder au transfert du nom de domaine en faveur de la société SFR, et en condamnant la société W3 system à verser à SFR la somme de un million de francs à titre de dommages et intérêts. Selon les magistrats, la marque française SFR a été contrefaite par la société W3 system « du seul fait de l’enregistrement la reproduisant ». Plusieurs décisions ont depuis repris ce principe.

Le périmètre de protection d’une marque est en effet fondé sur le principe de spécialité. Autrement dit la marque n’est protégée que pour les classes des produits et services visés lors de son enregistrement, et pour le territoire correspondant à cet enregistrement. La jurisprudence n’a pas manqué de rappeler que le principe fondamental du droit des marques s’imposait également lors de conflits entre marques et noms de domaines. Notamment une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 octobre 1999 a considéré que le dépôt du nom de domaine celio.com par un particulier ne pouvait constituer une contrefaçon de la marque Celio appartenant à la société Marc Laurent, car les classes de produits et services de cette marque n’incluait pas les services liés à l’Internet.

Toutefois, le Tribunal a ordonné la restitution du nom de domaine celio.com en faveur de la société Marc Laurent considérant que le dépôt de celio.com par Monsieur Eric. L. causait un préjudice à cette société « en l’empêchant de déposer son nom commercial, signe distinctif de sa clientèle ».

Ainsi, si les classes de produits et services d’une marque ne permettent pas à son titulaire de s’opposer à un dépôt de nom de domaine incluant cette dénomination, il est possible d'invoquer l’usurpation de dénomination sociale ou de nom commercial pour récupérer un nom de domaine.

Les Tribunaux font désormais application des principes décrits ci-dessus, mais ils ne manquent pas dans le même temps de critiquer vivement les règles d’attribution des noms de domaines. Dans l'affaire ALTAVISTA contre M. R. P., rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 janvier 2000, le tribunal précise que « l’attribution du nom de domaine selon la règle « premier arrivé, premier servi » et en l’absence d’un mécanisme de vérification préalable efficace, notamment de recherche d’antériorité, est une source de conflits entre les noms de domaines et ceux d’autres identifiants »….comme une incantation à la réforme de la procédure d’attribution.

Enfin, dans une affaire très récente rendue le 20 septembre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, le créateur d’un magazine papier diffusé au Canada sous le nom Ecran noir, a obtenu sur le fondement des droits d’auteur dont il est titulaire sur le titre Ecran noir, jugé original par le Tribunal, la restitution des noms de domaines déposés par la société chargée de l’hébergement de son site en France.

 Le Tribunal a considéré que le dépôt du nom de domaine reprenant le titre Ecran noir par un tiers « prive son auteur de la libre disposition de son œuvre et porte atteinte à ses droits d’exploitation ». La société a été condamnée à verser des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 francs à l’exploitant du magazine Ecran noir. Il convient de préciser que l’auteur a été en mesure prouver le caractère original et l’antériorité de ses droits sur le titre.

Deux étapes importantes président au dépôt d'un nom de domaine :

• la vérification de la disponibilité du nom du site ;

• la protection juridique du nom du site.

La vérification de la disponibilité juridique du nom du site peut être réalisée par des recherches d’antériorités de marques, de dénominations sociales, de sigles et de noms commerciaux auprès d’organismes spécialisés, notamment des services de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

A la suite de ces recherches, soit la dénomination que vous avez choisie est disponible, dés lors vous pouvez passer à la seconde étape, soit cette dénomination n’est pas disponible, et il est nécessaire d’envisager, si le terme choisi semble incontournable, la conclusion d’accords qui porte soit sur la cession d’une marque, un accord de coexistence, ou encore le rachat d’un nom de domaine déposé sans marque antérieure.

La protection juridique du nom du site peut être opérée :

- par le dépôt d’une marque dans les classes de produits et services correspondant au nom envisagé et incluant les classes liées aux services et produits en matière d’Internet ;

- par l’enregistrement du nom choisi en tant que dénomination sociale, ou à tout le moins en tant que nom commercial. Ces inscriptions sont effectuées au Registre du Commerce et de l’Industrie auprès duquel la société exploitant le site est enregistrée. Pour le dépôt du nom de domaine en .fr, la justification de ces inscriptions sera nécessaire.

Enfin, pour éviter de tenter les cybersquatters et en conséquence, la multiplication des conflits, il est conseillé de procéder aux dépôts de noms de domaine dans les différentes orthographes possibles et similaires au nom dont vous avez assuré la protection juridique.